Патенты и лицензии

НЕ ДОЛЖНО ОСТАТЬСЯ ПОВОДОВ ДЛЯ СПОРОВ

       Советник ООО «Юридическая фирма «Городисский и партнеры» В.А.Мещеряков (Москва, MeshcheryakovV@Gorodissky.ru) считает, что изменения в ГК РФ должны системно урегулировать проблемы столкновения исключительных прав в отношении всех объектов интеллектуальной собственности.
       Ключевые слова: изменения в ГК РФ, полезная модель, изобретение, средства индивидуализации.

       REASONS FOR DISPUTES SHOULDN'T REMAIN
        V.A.Meshcheryakov, adviser of the legal firm «Gorodissky and рartners» (Moscow, MeshcheryakovV@Gorodissky.ru) considers that the amendments to the Civil сode of the Russian Federation should settle systematically the problems of collision of exclusive rights related to all objects of intellectual property.
       Key words: Key words: amendments to the Civil сode of the Russian Federation, utility model, invention, means of individualization.

       В проекте изменений в ГК РФ предусмотрен переход с явочной системы выдачи патентов на полезные модели на проверочную. Это вынужденная мера, направленная на урегулирование проблемы пиратства, порожденной своеобразным толкованием Роспатентом требования новизны к совокупности существенных признаков полезной модели¹. Принятие такой меры ставит вопрос о целесообразности сохранения института полезных моделей. Привлекательность этого института в сравнении с институтом изобретений заключается в более коротком сроке выдачи патентов. С переходом на проверочную систему указанный срок, естественно, увеличится. Вопрос: насколько? Если он будет соразмерен сроку выдачи патентов на изобретения, то главная привлекательность полезных моделей исчезнет.
       ¹ См.: Мещеряков В.А. Полезная модель – пират или изгой? Части I–III//Патенты и лицензии. 2010. № 7. С. 20; № 8. С. 14; № 9. С. 15.
       Необходимо законодательно установить предельный срок выдачи патентов на полезные модели, значительно меньший среднего срока выдачи патентов на изобретения. Эта мера более чем реальна, поскольку проектом изменений в четвертую часть ГК РФ предусмотрены существенные ограничения по полезным моделям (единство полезной модели сводится только к одной полезной модели, изменения формулы ограничиваются использованием признаков зависимых пунктов, если они не характеризуют иную полезную модель), которые заметно сократят трудозатраты на экспертизу и сроки ее проведения.
       Кроме того, необходимо исключить ограничение, предусмотренное действующей редакцией п. 2 ст. 1351 ГК РФ, в соответствии с которым сведения о применении средств того же назначения включаются в уровень техники только в отношении применения на территории Российской Федерации. Как показывает практика, это ограничение создает условия для пиратства в ситуациях, когда недобросовестные лица получают патенты на изделия, открыто используемые за рубежом, и запрещают их добросовестным изготовителям ввозить эти изделия в Россию.

И снова о преимуществе старшего права

        Криком души была статья «У них свой патент, а у нас – свой»², который был услышан разработчиками изменений в четвертую часть ГК РФ. Это тем более вызывает уважение, поскольку предложенные ими изменения отменяют известную специалистам правовую позицию, принятую президиумом Высшего арбитражного суда Российской Федерации. Но и здесь остались поводы для спора.
       ² Мещеряков В.А. У них свой патент, а у нас свой. Части I, II//Патентный поверенный. 2010. № 2. С. 33; № 3. С. 14.
        Первый – частность. Он возник в связи с предложенным определением вида объекта изобретения (способ или продукт), охраняемого патентом на изобретение, выданного на применение, приведенным в новом подпункте 4 п. 2 ст. 1358 ГК РФ. Именно он обусловливает ряд проблем при возникновении споров о нарушении таких патентов. Патент выдан на применение продукта по определенному назначению. Вопрос: в отношении какого вида изобретения этот патент действует: продукта или способа, в котором используется продукт? Что будет считаться нарушением патента: действия в отношении продукта (изготовление, предложение к продаже и иные действия по его введению в гражданский оборот) или действия по осуществлению способа, предусматривающего применение указанного продукта в качестве, которое определяется его назначением? В зависимости от ответа на этот вопрос определяются соответственно нарушители патента и незаконные действия, совершаемые ими.
       Закончившиеся сравнительно недавно споры о законности выдачи патентов на применение возникли из-за отсутствия профессионального системного и единого представления ряда специалистов Роспатента о видах объектов изобретения и формах выражения сущности изобретения в формуле. Формула изобретения на применение характеризует не еще один вид объекта изобретения (наряду со способом и продуктом), как это представляют некоторые специалисты Роспатента, а всего лишь специфическую форму выражения содержания изобретения. С этой точки зрения, не вполне приемлема предложенная рабочей группой формулировка дополнения п. 1 ст. 1350 ГК РФ, которая может, особенно в отечественной правоприменительной практике, быть воспринята как отнесение применения к еще одному виду объекта изобретения, несмотря на то, что содержит слова «в том числе» , под которыми следует понимать, что применение – это не еще один вид объекта изобретения, а форма выражения указанных в этом пункте объектов. Но даже с учетом этого, если данное дополнение и включат в ГК РФ, то его место – в ст. 1375, которой установлены требования к заявке, в том числе формуле изобретения. Мне представляется целесообразным это дополнение вовсе исключить из проекта, исходя из того, что все нюансы формулы изобретения на применение должны быть прописаны в подзаконном акте, как это обычно принято в мировой практике.
       Как уже отмечалось, неоднозначна не законность выдачи патента на применение, а то, какой объект изобретения (продукт или способ) охраняется патентом на применение. Предложенное уточнение законодательно определяет, что патент, выданный на применение продукта, действует в отношении продукта, а патент на применение способа – в отношении способа. Некоторые специалисты считают, что целесообразнее установить иное регулирование: патент на применение продукта охраняет способ, предусматривающий использование применяемого продукта по определенному назначению. К этому, наверно, подталкивает и Европейская патентная конвенция (ЕПК). Не самой ЕПК, а Руководством к ЕПК (п. 4.16) заявка на применение продукта рассматривается как поданная на способ. Однако в этом пункте сделана оговорка, что такой подход применяется только для целей патентной экспертизы.
       На мой взгляд, предложенное уточнение в ГК РФ разумно и вытекает из природы этого вида формулы изобретения. Применение средства А в качестве средства В представляет собой преобразование классической формулы изобретения: «Средство В, отличающееся тем, что оно выполнено в виде средства А». В этой комплексной проблеме есть одна составляющая, заключающаяся в том, как определить использование изобретения (нарушение патента), на которое выдан патент в форме применения. Например, патент выдан на применение в качестве лекарственного средства средства А для лечения патологии В, то есть патент действует в отношении продукта. Но возникает заминка в ситуации, когда это средство А изготавливается, ввозится из-за рубежа, хранится или перевозится с целью продажи и при этом не указывается, что оно предназначено для лечения патологии В. Его предназначение проявляется только на этапе применения в этом качестве. В этой, хотя и специфической, но достаточно типичной ситуации прямо подтверждают нарушение патента действия по применению указанного средства в указанном качестве. Однако практика показывает, что в этой ситуации применяются и положения ГК РФ об угрозе нарушения исключительного права, и законодательство о защите конкуренции.
       Определяя преимущество старшего права через зависимость столкнувшихся прав, как это предусмотрено международной практикой, разработчики включили в проект изменений в ГК РФ весьма частный случай (третий абзац п. 2 ст. 13581): «Зависимыми также являются изобретение или полезная модель, относящиеся к продукту или способу, формула которого отличается от формулы другого запатентованного изобретения или другой запатентованной полезной модели, имеющих более ранний приоритет, только назначением продукта или способа» .
       А это неверно. Назначение изобретения является, в первую очередь, одним из его признаков, а, как известно, нарушением патента на изобретение признается использование каждого признака независимого пункта формулы изобретения как такового или эквивалентного ему. То есть зависимым признается то изобретение по второму патенту, использование которого означает и использование изобретения по первому патенту или, иными словами, совокупность признаков независимого пункта формулы изобретения по первому патенту должна содержаться в независимом пункте формулы изобретения по второму патенту. То есть совокупность признаков независимого пункта формулы изобретения по второму патенту отличается от совокупности признаков независимого пункта формулы изобретения по первому патенту заменой одного или нескольких признаков на эквивалентные им или наличием дополнительных признаков. Например, если первый (по приоритету) патент выдан на лекарственное средство для лечения гриппа, содержащее компоненты А и Б, а второй – на применение лекарственного средства для лечения гриппа, содержащего компоненты А и Б, в качестве лекарственного средства для лечения ишемической болезни сердца, то использование изобретения по второму патенту не будет означать использование изобретения по первому, поскольку совокупность признаков изобретения по второму патенту предусматривает замену одного признака на иной, ему не эквивалентный (вместо назначения лечение гриппа, другое назначение – лечение ишемической болезни сердца).
       В этой ситуации необходимо только учитывать, что на практике существует специфическая форма выражения в формуле изобретения содержания изобретения, не предусматривающая признака, характеризующего его конкретное назначение. Речь идет об изобретениях, относящихся к химическим соединениям. Эта форма обычно выражена химической структурной формулой, которая представляет собой, как говорят в народе, «рогатую цепочку» в виде бензольных колец с различными радикалами. При этом в формуле изобретения назначение вещества не указывается, оно раскрывается в описании в виде различных вариантов его применения. В этом случае второй по приоритету патент, выданный на применение химического соединения по определенному назначению, не указанному в описании первого патента (селективное изобретение), должен считаться зависимым от него в связи с тем, что использование изобретения по второму патенту будет означать использование изобретения и по первому патенту, поскольку отсутствие в формуле первого по приоритету изобретения признака, характеризующего его назначение, означает любое назначение. То есть формальное отсутствие в формуле этого родового признака можно считать фактически существующим (имманентно присущим), обобщенным до максимально возможной степени обобщения и по этой причине формально избыточным, не указанным в формуле. Например, когда мы включаем в формулу изобретения родовой признак «автомобиль» , не обязательно указывать, что он имеет двигатель, поскольку этот признак имманентно характеризует автомобиль.
        Второй повод для спора – бессистемность регулирования проблемы столкновения исключительных прав.
       Преимущество старшего права в столкновениях исключительных прав закреплено:
        законом: на товарный знак – фирменное наименование и товарный знак – коммерческое обозначение (п. 6 ст. 1252 ГК РФ);
       судебным прецедентом: на объект авторского права (произведение дизайна) – промышленный образец (п. 24 постановления пленумов Верховного суда и Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» ³);
       ³ Патенты и лицензии. 2009. № 6. С. 27.
        проектом изменений в четвертую часть ГК РФ: на изобретение – изобретение, изобретение – полезную модель, полезную модель – полезную модель, полезную модель – изобретение, промышленный образец – промышленный образец.
       Это преимущество заключается в правомочии обладателя старшего права запрещать использовать обладателю младшего права его объект исключительного права без обязательного предварительного признания младшего права недействительным.
       На усмотрение судебной практики остались столкновения исключительных прав на: фирменное наименование – товарный знак, коммерческое обозначение – товарный знак, товарный знак – товарный знак (и промышленный образец – промышленный образец) и столкновения между объектами авторского права. На практике это свелось к тому, что обладатель старшего права вправе лишь пытаться оспорить действительность правовой охраны младшего права и в случае успешного оспаривания запрещать бывшему обладателю младшего права использовать его объект исключительного права.
       Автор уже приводил доводы о целесообразности системного законодательного урегулирования проблемы столкновения исключительных прав в отношении всех объектов исключительных прав, поскольку все они имеют одну и ту же правовую природу⁴. Это системное урегулирование наиболее рационально можно было бы осуществить, дополнив п. 6 ст. 1252 ГК РФ, содержащий общие положения о столкновении исключительных прав, либо включив во все специальные нормы ГК РФ, регулирующие отношения применительно к указанным видам объектов исключительных прав, соответствующие положения о преимуществе старшего права. Этот правовой подход можно лишь ограничить в отношении столкновения прав на объекты авторских прав, рассматривая такие коллизии не как столкновения исключительных прав, а как плагиат.
       ⁴ См.: Мещеряков В.А. У них свой патент, а у нас свой. Части I, II//Патентный поверенный. 2010. № 2. С. 33; № 3. С. 14.
       Несмотря на то, что мы исключили из ГК РФ положения, направленные на защиту прав на доменные имена (доменное имя, право на которое приобретено ранее приоритета товарного знака, является основанием для признания недействительной правовой охраны товарного знака), представляется необходимым предоставить им минимальные условия защиты в виде ограничения права правообладателей средств индивидуализации запрещать обладателям прав на доменное имя использовать его в случае, если право на доменное имя возникло ранее приоритета товарного знака, знака обслуживания либо ранее даты возникновения исключительного права на фирменное наименование или коммерческое обозначение. При этом следует сохранить сложившийся в судебной практике правовой подход, ограничивающий права владельца доменного имени или вовсе их исключающий, если действия по приобретению этих прав признаны актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом.
       Отсутствие таких минимальных условий защиты доменных имен препятствует выработке судами прозрачных и единообразно применяемых подходов при рассмотрении соответствующих споров, делает профессионально непредсказуемыми их решения. Наличие же минимальных защитных условий, по меньшей мере, отсекло бы необоснованные и несправедливые попытки правообладателей средств индивидуализации «наехать» на добросовестных приобретателей прав на доменные имена, возникших ранее приоритета или даты возникновения исключительных прав.
       Такие же минимальные условия защиты следовало бы предоставить наименованиям средств массовой информации, лекарственных средств, гербицидов, пестицидов, агрохимикатов при столкновении прав на них с правами на охраняемые средства индивидуализации.

Список литературы

1. Мещеряков В.А. Полезная модель – пират или изгой? Части I–III//Патенты и лицензии. 2010. № 7–9.
2. Мещеряков В.А. У них свой патент, а у нас свой. Части I, II//Патентный поверенный. 2010. № 2–3.